Contraffazione brevetto

La contraffazione del brevetto

In questo approfondimento vedremo quando e come è possibile difendersi in caso di violazione della proprietà intellettuale, in particolare quando la contraffazione riguarda prodotto o un processo protetto da brevetto.

Quando vi è la contraffazione di un brevetto

La contraffazione di un brevetto si verifica quando un soggetto, diverso dal proprietario del brevetto e senza la sua autorizzazione, ripercorre gli insegnamenti del brevetto: in altre parole, c’è contraffazione quando un soggetto terzo sfrutta il brevetto su un prodotto o su un procedimento produttivo senza averne diritto, in quanto privo dell’autorizzazione del proprietario del brevetto.

Può anche accadere che un concorrente sfrutti una tecnologia o utilizzi un prodotto in qualche modo similare rispetto a quanto brevettato da altri: in questi casi si può verificare il fenomeno conosciuto come contraffazione per equivalenti. Questa può esserci quando il prodotto del concorrente non è identico a quello brevettato però risolve allo stesso modo gli stessi problemi alla base dell’invenzione originale.

Quando si verifica un fenomeno di contraffazione il titolare del brevetto può agire in Tribunale per chiedere l’immediata interruzione dell’attività illecita, chiedendo eventualmente anche i danni derivanti da tale contraffazione.

In tale scenario, aver tutelato correttamente l’invenzione, con il necessario supporto di un consulente brevettuale, permette di lasciare il minor spazio possibile a fenomeni di imitazione o di illegittimo sfruttamento.

Come vedremo infatti, l’utilizzo di un’invenzione simile da parte di terzi, seppur protetta da brevetto, non sempre costituisce contraffazione.

Si ricorda, inoltre, che il titolare del brevetto gode di diversi diritti sull’invenzione brevettata. Può infatti decidere di commercializzarla, di trarne profitti, come di cederne i diritti. Su questi diritti però vale sempre il principio di territorialità: i diritti sono pertanto validi solo negli Stati in cui è stato concesso il brevetto.

E’ quindi particolarmente importante valutare la possibilità di proteggere la propria invenzione anche al di fuori dei confini nazionali mediante strumenti quali il brevetto europeo e il brevetto internazionale.

Tipi di contraffazione del brevetto

La contraffazione di un brevetto può essere di due tipi: letterale o per equivalenti.

Contraffazione letterale

La contraffazione letterale è la più semplice da accertare, anche se occorre comunque la pronuncia di un Tribunale specializzato. Si verifica quando l’invenzione protetta da brevetto è riprodotta in maniera identica.  Tale tipologia di contraffazione può essere definita come di “primo livello”.

Contraffazione per equivalenti

La contraffazione per equivalenti è invece più complessa da individuare e accertare.

È tale quando l’invenzione è, per semplificare, molto simile all’originale, pur non essendo pienamente sovrapponibile. Si verifica, in genere, quando viene raggiunto il medesimo risultato dell’invenzione brevettata utilizzando modalità di soluzione del problema tecnico assimilabili a quelle brevettate.

In un contesto di contraffazione, il giudice sarà in genere chiamato ad accertare la presenza o meno di requisiti basilari per la protezione del brevetto, quali:

• originalità
• novità

In generale, semplificando un tema sicuramente molto complesso, si può dire che non vi è contraffazione per equivalenti quando la soluzione non permette di risolvere un problema nello stesso modo in cui lo risolve l’invenzione protetta da brevetto. Nel corso degli anni, numerose sentenze si sono susseguite sul tema.

Quando non vi è contraffazione di un brevetto

La contraffazione di un brevetto è tale quando il giudice di un Tribunale specializzato riconosce la violazione di uno o più diritti di esclusiva tutelati dal brevetto. La ripresa di soluzioni tecniche da parte di terze parti, come anticipato, potrebbe anche non essere ritenuta illecita.

In generale, la ripresa di un brevetto è lecita quando il bene:

• non è utilizzato per scopi commerciali;
• è utilizzato per studio o ricerca;

Contraffazione brevetto: come difendersi

Quando l’invenzione protetta da brevetto viene commercializzata da persone non autorizzate è possibile difendersi rivolgendosi alle Autorità competenti. Si tratta, in Italia, dei Tribunali Specializzati in materia di Impresa.

Questi si occupano non solo di accertare la contraffazione, ma possono altresì accogliere la richiesta di adozione della misura cautelare.

La misura cautelare è un provvedimento preso con urgenza grazie alla quale l’autorità giudiziaria impedisce al contraffattore di continuare nella propria attività di sfruttamento di ciò che risulta protetto da brevetto.

In particolare, il giudice, può disporre procedimenti quali:

Descrizione giudiziaria

La descrizione giudiziaria rientra tra i provvedimenti d’urgenza.

L’obiettivo del provvedimento, nell’ambito del diritto industriale, è acquisire le prove da utilizzare in giudizio in relazione ai prodotti ritenuti contraffatti, così da poterli esaminare nel corso del procedimento ed eventualmente procedere con un provvedimento di inibitoria (ovvero divieto di continuare nella produzione o commercializzazione di un dato prodotto oggetto di brevetto di proprietà di terzi).

Azione inibitoria

L’azione inibitoria è un provvedimento giudiziale grazie al quale il giudice chiede ad un soggetto di cessare un determinato comportamento – produrre e/o commercializzare il bene contraffatto.

Sequestro dei beni

Il sequestro dei beni è una misura cautelare che comporta, come suggerisce il termine, il sequestro preventivo dei beni.

La misura viene adottata quando il giudice ritiene che la contraffazione (o presunta tale) possa continuare nel tempo, in attesa dell’esito del giudizio, peggiorando la situazione di chi ha intrapreso l’azione legale a tutela del proprio brevetto.

Brevetto – contraffazione per equivalenti: evoluzione giuridica e sentenze

Sulla base di quanto riportato in questo approfondimento, accertare la replica identica di un’invenzione (contraffazione letterale) è compito dell’Autorità giudiziaria, in particolare dei Tribunali specializzati in brevetti.

Spesso, tuttavia, la contraffazione è per equivalenti.

Riuscire a tutelare gli interessi del proprietario di un’invenzione, evitando che il brevetto possa essere facilmente raggirato, ma anche riuscire ad armonizzare le diverse interpretazioni presenti sul tema è attività delicata.

Il caso Forel – Lisec

La prima sentenza in Italia volta ad accertare un caso di contraffazione per equivalenza, è conosciuta come il caso Forel C. Lisec, dalla quale si evince come i giudici oggi considerano contraffazione ogni replica, indipendentemente se l’elemento oggetto di rivendicazione sia marginale o meno.

Prima delle succitate distinzioni, la giurisprudenza italiana tendeva a distinguere gli elementi considerati essenziali da quelli marginali.

Il caso Barilla – Fazion

Il noto pastificio Barilla detiene un brevetto europeo a protezione delle particolari funzioni di un impianto realizzato per l’essicazione della pasta in sfoglia.

Un simile impianto fu realizzato dalla Fazion, ritenuto dai legali della Barilla in tutto e per tutto identico.

La cassazione accolse la richiesta della Barilla, concludendo che la contraffazione per equivalenti può sussistere anche in caso di variazioni minime, ad esempio di una singola componente.

Il caso Giemme – Ciemmecalabria

Quest’ultimo esempio mostra come non esplicitare correttamente l’invenzione da proteggere mediante brevetto possa esporre al rischio di non vedersi riconosciuta la contraffazione.

È quanto successo a Giemme, che nella domanda di brevetto non ha esplicitato un aspetto innovativo della propria invenzione. Quest’ultimo è stato poi utilizzato, legittimamente, dall’azienda concorrente.

Contraffazione brevetto: criteri utilizzati

Conoscere a fondo i criteri utilizzati per valutare la presenza di contraffazione è altresì importante, in quanto permette di stabilire se intraprendere o meno azioni legali.

In tal senso, i giudici in Italia sono soliti avvalersi di diverse metodologie e criteri.

Ad esempio, il metodo triple test statunitense consiste nel valutare la presenza della contraffazione basandosi su tre parametri:

• mezzo
• funzione
• risultato.

Secondo tale metodologia, solo nel caso in cui l’invenzione utilizzi lo stesso mezzo, abbia la stessa funzione e produca gli stessi risultati si configurerà la contraffazione.

In conclusione, riuscire ad ottenere tutela in sede giudiziaria in caso di contraffazione del brevetto dipende da molteplici aspetti, anzitutto proteggere al meglio la propria innovazione, rivendicando propriamente tutti i caratteri innovativi della stessa.